为什么要做专利评价报告

作者：中科法匠 · 菁年律师学院

姚宗培律师

         2018年，深圳A公司在阿里巴巴上大量销售了一款蓝牙音箱产品，该产品于2016年12月21日申请了外观设计专利，并在2017年5月24日获得了授权证书，但未做评价报告。

          2019年，A公司被深圳B公司起诉专利侵权。B公司向法院提供了相同产品的外观设计专利证书和专利权评价报告，该专利的申请日为2015年11月26日，授权日为2016年3月23日，均早于A公司所掌握专利的申请日，评价结论为：全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

          经比对，A公司的产品与B公司的专利设计基本相同，最终法院判决A公司停止侵权，销毁库存，并赔偿B公司12万元。

         该款产品是A公司的主营产品，停止生产对其影响巨大，A公司负责人在庭审中多次表示，无法理解为何明明有专利却无法保护自己？其并没有认识到，实用新型和外观设计仅有专利证书并不能效地保护到自己，结合评价报告判断出专利产品侵犯他人的可能性，才更能有效地做好自我保护。

什么是专利权评价报告？

         专利权评价报告是国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求，在实用新型或者外观设计被授予专利权后对相关实用新型或外观设计专利进行检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，并作出是否符合授予专利权条件的结论，是一种官方出具的较权威专利质量评价。

哪些类型的专利要做评价报告？

          实用新型/外观设计专利授权后，权利人可以根据需要选择是否对专利做评价报告，发明专利不需要做评价报告。原因是，我国实用新型和外观设计专利采用初步审查制，只要形式符合要求即可授权,授权证书相当于只是做了备案。由于未经过实质审查，专利是否满足新颖性、创造性等实质要求，仍然存疑，授权后仍有很大可能被无效，甚至依照专利作出来的产品也构成侵权。

         专利权评价报告相当于是对实用新型/外观设计专利在授权后进行的实质审查。对于需要转化为产品产生经济效益的专利，有必要做评价报告，以便确认专利权的稳定性。

         发明专利不需要做评价报告，因为在授权之前就已经进行了全面的实质审查，授权后被无效的可能性比较低，稳定性较好，不需要再通过专利权评价报告来进行确认。

为什么要做评价报告？

         开篇的案例中，如果A公司在产品上市之前能够先做评价报告会发生什么呢？该专利权评价报告中很可能引用到申请在先的B公司专利，并给出专利缺乏新颖性的结论，这就相当于提醒了A公司，依照其专利作出来的产品很可能会侵犯到B公司的在先专利，如果能及时修改产品设计，便可以避免侵犯B公司专利权。

          对于B公司来说，专利权评价报告是进行维权活动的必备文件，其中正面的评价结论也是B公司放心将专利转化为产品、积极开拓和维护市场的定心丸。

专利权评价报告有什么意义？

         专利权评价报告是专利权稳定性的证明，也是验证专利对产品保护效力的重要参考。不管评价报告的结论是正面的还是负面的，都对权利人有很高的价值：

        （1）评价结果若为正面：说明该专利具备足够的新颖性和创造性，被无效的风险较低。一方面，专利权人可以大胆地去进行维权，在发生专利侵权纠纷时，将评价报告作为专利权稳定的有力证据提供给法院或者专利行政部门；另一方面，该专利产品侵犯他人在先权利的可能性较低，专利的“含金量”有了保证，专利权人可以积极进行商业转化，用于推广和交易中。

          实践中，如果需要向法院起诉、专利行政部门举报或电商平台投诉，都需要出具专利权评价报告。如果没有该报告，相关部门可能不会受理或直接驳回权利人的请求。

        （2）评价结果若为负面：说明存在相同或相似的在先设计，即，已有人早于我方对相同的产品设计申请了专利。一方面专利权人可以果断放弃该专利的维权活动，避免不必要的支出；另一方面，说明专利权人的产品可能侵犯了在先的权利，而这些在先设计会作为对比文件引用到评价报告中，对于权利人来说是非常优质的参考文件，权利人可以从这些对比文件获得修改产品设计的思路，有效地规避侵权，排除风险。

律师提示 :

         近年来，我国专利申请的数量不断攀升，企业的知识产权保护意识逐渐增强，但是对专利制度的了解不够，导致像案例中A公司那样有专利证书却仍被认定侵权的情况屡见不鲜，也有大量权利人在发现产品被抄袭后才发现还没做评价报告，多花了几个月的时间等评价报告才正式启动维权程序，而此时侵权者早已赚得盆满钵满不知去向。

         因此，权利人需要尽早认识到实用新型/外观设计专利权评价报告不仅仅是开展维权活动的必备文件，更是对专利进行商业转化的有力保障，及时申请，为充分发挥专利价值做好准备。

相关法条：

《专利法》第六十一条第2款：

         专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第四条：

          对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。